국제 지재권 분쟁 이렇게 해결하라 

연간 해외 상표 도용 피해액 250억 원

나라별 지재권 정책 면밀히 파악해야 

해외 브로커들의 상표 도용에 의한 국내 업체들의 연간 피해 규모는 250억 원에 달한다. 

모방 상품 피해까지 포함할 경우 피해액은 그 세 배를 넘어설것으로 추정된다.

특허청에 따르면 중국 등 일부 국가에서 무단으로 국내 업체의 상표를 선점한 사례는 2016년 406건, 지난해 584건, 올해는 7월 말 기준 이미 551건을 넘어섰다.

실제 국내 업체들 중 상당수가 상표권 문제로 중국 진출을 포기한 사례가 적지 않다. 전문가들은 나라별로 다른 지재권 정책에 대한 연구와 국내 업체들이 놓치기 쉬운 허점을 면밀히 파악해야 한다고 조언한다.

대표적인 지재권 분쟁 사례와 해결 방안을 알아봤다. <참고 자료: 분쟁 예방 우수 사례집-특허청>

▲ 해외에 동일, 유사 상표가 먼저 등록된 경우 

F사는 문구, 가방을 비롯한 여행 용품을 생산 판매하는 기업으로 2004년 국내는 물론 중국, 일본, 대만 등 아시아 국가와 미국, 유럽 등지의 해외 시장을 개척하며 급성장하고 있다.

F사는 중국 진출을 위해 현재 사용중인 상표를 중국에 출원하고자 했으나 미국 U사의 선 등록 상표라는 이유로 등록이 거절됐다.

F사의 상표(문구와 가방류)와 U사의 선 등록 상표가 동일한 국제 분류 상품을 지정상품으로 하고 있고, 알파벳의 구성이 F사의 상표와 동일하다는 이유 때문이다.

F사는 U사의 선 등록 상표에 대해 불사용을 근거로 한 상표등록 취소 심판을 청구한 결과 국제 분류 18류(가방류)에서는 승소했으나, 16류(문방구)에서는 패소했다. 

1. 정확한 상황 파악이 먼저

U사의 선 등록 상표는 세계적으로 유명한 보드게임에 사용되는 상표로, U사가 중국 사업 확장을 목표로 완구류 뿐 아니라 F사의 주요 사업 대상인 문방구와 가방류까지 상표권을 선점한 것으로 파악됐다. 이에 F사는 분쟁의 장기화로 중국 사업에 위기를 맞았다. 

2. 최선이 아니면 차선책으로

F사는 기존 상표를 사용하지 못하게 되자 중국 소비자에게 쉽고 친근하게 다가갈 수 있는 현지 브랜드(중문 브랜드)를 개발하기로 결정했다. 단순히 중국어를 번역하는 차원을 넘어 본래 브랜드 이미지에 충실하면서 의역을 통해 본래 브랜드를 연상시킬 수 있는 중문 브랜드 개발에 주력했다. 

■ 알아두기

국제 저작권 분쟁에 있어 준거법 결정의 기본 원칙으로는 ‘보호국법주의’ 또는 ‘속지주의’가 적용된다. 즉 저작물의 본국이 어디이든 상관없이 그 저작권의 보호가 요구된 국가의 저작권법이 적용된다는 뜻이다. 따라서 침해가 미국에서 발생했다면 미국 저작권법에 의한 구제를 요청해야 하고, 중국에서는 중국 저작권법을 따라야 한다.

이는 ‘저작자의 권리를 보호하기 위해 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률에 따른다’는 베른협약의 규정에 따른 것이다. 베른협약은 보호국법주의 및 그것을 전제로 하는 내국민대우의 원칙을 기본으로 하고 있고 저작권 및 저작인접권에 관련된 국제협약들도 이를 기본 원칙으로 따르고 있다. 

▲ 계약이 끝난 해외 파트너사가 상표를 무단 양도한 경우 

G사는 피부 장벽 이론을 기반으로 한 화장품을 개발해 병원, 피부 관리실 등에 납품하고 있다. 국내 3천여 개 병원과 연계해 고급화 전략으로 판매를 시작했고, 이어 중국 진출을 위해 2009년 파트너사 A사와 계약을 해지했다.

2015년 G사는 중국 재진출을 위해 시장 조사를 하던 중 중국에 자사 브랜드의 모조품이 유통되고 있음을 알았다. 내막을 확인한 결과, 6년 전 계약을 해지했던 파트너 A사와 계약을 맺었던 중국 유통 업체 T사가 모조품 제조사인 C사에 상표권을 양도한 사실이 드러났다. C사는 10여개가 넘는 G사의 상표를 추가로 출원한 후 모조품까지 팔고 있었던 것이다.

G사와 과거 중국 파트너사였던 T사는 일정 부문 비즈니스 관계로 볼 수 있다. 중국 상표법상 ‘대리인에 의한 무단선점’ 규정을 적용해 소송하더라도 모조품 제조사인 C사와 G사는 연관성이 없어 적절한 대응책 마련이 힘든 상황이었다. 

1. 문제 발생 초기 진압이 관건

G사는 협상이나 소송 방법을 알아봤지만, C사와 사업상 무관한 사이여서 법적 해결이 어렵다는 것만 확인할 수 있었다. 단, 과거 파트너십을 맺은 중국 T사와는 중국 상표법상 ‘대리인에 의한 무단 선점’을 적용할 수 있는 상황이므로 중국 T사와 모조품을 제조한 C사의 상표권 양도 계약이 끝나기 전에 핵심 무효심판의 피고를 중국 T사로 지정하고, 불사용 취소심판을 청구하는 동시에 상표 회수를 위해 상표 출원을 진행하기로 했다.

중국 T사가 대리인임을 입증하기 위해 방대한 양의 증거 자료를 검토했고, 이 과정에서 T사가 중국에서 열린 전람회에서 G사 부스에 앉아 찍은 사진이 발견됐다. 사실 확인을 위해 코트라(KOTRA)에 문의해 당시 T사의 전시회 참여 여부를 문의했고, 전람회 자료 중 G사의 친필 서명을 발견, 이를 소송에 유력 증거로 제출했다. 

2. 어려운 문제도 ‘틈’을 찾아 공략하라

소송을 위한 조사를 할수록 중국 C사가 상표 무단 선점에 얼마나 공을 들였는지 알게 됐다. C사는 그동안 10여 개가 넘는 G사의 상표를 추가로 출원했다. G사는 코트라를 통해 얻은 증거와 중국 최고인민법원의 유리한 최신 판례를 조사, 인용해 10여개의 무효, 취소, 거절결정불복 이의신청을 진행, 이 가운데 주요한 2개의 무효 심판 소송에서 모두 승소했다. 결국 C사는 항소를 포기했고, G사는 상표를 회수했다. 

▲ 해외 시장에 모방 제품이 나타났다면 

E사는 열 치료기, 진동 치료기와 같은 의료용 치료기를 개발, 판매하고 있는 기업으로 국내는 물론 중국, 일본, 유럽으로 수출하고 있다. 여러 국가에 특허 출원, 등록을 진행 중이다.

E사의 제품 가운데 침대형 온열 마사지기는 중국에서 인기리에 판매 되고 있다. 그런데 중국 법인으로부터 이 제품의 모방 제품이 시장에 유통 되고 있다는 소식을 접했다.

E사는 곧바로 중국 V사를 상대로 특허 침해 소송을 제기했다. 이에 V사는 무효 소송으로 맞대응했고 그 결과 1심에서 침해를 제기한 특허 청구항 19개항 중 11개항이 무효판결을 받았다. 1심 판결 후 E사는 수출 시장에서의 저작권 보호를 위한 적극적인 관리 방안을 마련했다. 

1. 모방제품 분석 후 소송 전략 수립

무효심판청구 소송에서는 권리범위의 일부분 무효 판결을 받은 상황에서 항소심을 진행하기 때문에 가장 먼저 상대 기업의 제품 분석이 필요했다. 중국 V사의 제품을 분해해 보니, 오토매틱 셀프 스캐닝 기술, 슬라이딩 되는 레그 파트 등에서 E사와 유사한 점이 다수 발견됐다. 제품 분석 후에는 무효 소송 선고문을 검토하고 이를 토대로 침해 주장 안을 수립할 수 있었다. 또 자사 제품의 중국 특허 청구항을 재설계하여 승소 가능성을 높이는데 주력했다. 

2. 분할출원 특허를 활용해 항소심 대비

정확하고 치밀한 무효 소송 분석, 침해 주장안 수립 및 청구항 재설계로 승소 가능성을 높인 것에서 그치지않고, 혹시 모를 추가 소송을 대비하는 작업도 병행됐다. 특히 분할 출원해 심사 진행 중이던 특허를 보정해 등록 받은 후 E사 보유특허의 심층 분석으로 중국 내 침해 주장 후보군 16건의 특허를 도출할 수 있었다.

E사는 소송 초기, 분석과 항변 논리 개발에 어려움을 겪었지만, 컨설팅을 통해 중국 기업에 대한 다양하고 적극적인 전략을 구축해 항소심에 대비할 수 있었다.

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(출처: 2018-11-28, http://apparelnews.co.kr/main/inews.php?table=internet_news&query=view&uid=73819)