[6화] 중국 상표브로커에 의한 무단선점 분쟁 대응방안(2)

어떤 경우에 중국 상표브로커가 선점한 상표를 양도받는 것이 필요할까?

중국은 타인의 상표를 악의적으로 선점하는 상표 출원 문제를 해결하기 위하여 2019년 11월 <상표법 개정>을 시행하였으며 2019년 12월 <상표출원 규범화 규정>을 제정하였습니다.

본 상표법 개정의 주요 사항은 중국 상표 브로커가 한국 기업의 상표를 무단으로 선점하는 것과 같이

타인의 상표를 악의적으로 등록받는 경우에 대해서 등록무효 선고가 가능하도록 심사 규정 강화와 이에 대한 처벌 규정도 강화되었으며 관련 규정이 명문화된 것입니다. 

그리고 실무상에서도 본 상표법 개정 이후 중국 상표 브로커가 선점한 상표에 대해서 등록 거절이나 등록무효 결정이 내려지는 사례가 늘어나고 있는 것을 확인하고 있습니다.

다만 중국시장 진출을 준비하고 있는 한국기업 입장에서는 다음의 경우도 고려하는 것이 필요하다고 생각됩니다.

중국 상표브로커가 선점한 자사의 상표에 대해서 무효심판을 통해서 대응할 경우 무효심판 제출 후 심사 결과가 나오는 데까지 12개월의 시간이 소요됩니다.

그리고 만약 무효심판 제출을 통해서 중국 상표브로커가 선점한 상표가 무효결정 되었지만 중국 상표브로커가 해당 결정에 대해서 불복심판을 제기할 경우 불복심판에 대한 심사 결과가

나오는 데까지 다시 12개월 정도가 소요되는 것입니다.

다시 말해 중국 상표 브로커가 선점한 자사의 상표에 대해서 무효심판을 통해서 대응할 경우 처음 무효심판 제출부터 불복심판을 거쳐서 최종적으로 등록무효결정이 되기까지 2년 정도의

시간이 소요될 수도 있는 것입니다.

그리고 중국 상표브로커가 무효심판이 제출된 상표에 대해서 지속적으로 신규출원을 진행할 경우 중국 상표브로커가 선점한 모든 상표를 등록무효 시키는데 까지는 3~4년이 소요될 가능성도

있는 것입니다.

만약 중국 상표브로커에게 자사의 상표를 선점 당한 한국기업이 중국시장진출을 위해서 이미 중국 판매대리상 모집 등 중국 내 영업,홍보 활동을 위해서 준비가 된 경우라도 중국 상표브로커가

선점한 자사의 상표가 최종 등록무효 결정되기까지 최소 1~2년 정도는 중국시장에서 자사의 제품을 판매할 수 없는 것입니다.

따라서 당장에 중국 시장에서 자사의 제품을 판매하는 것이 필요한 기업의 경우에는 중국 상표 브로커와 자사 상표에 대한 양수도 협상 진행을 통해서 조속한 중국 상표권 회수와 이를 통해서

조기에 중국시장에 진출하는 방법을 시도해볼 수 있습니다.

(다만 한국기업이 꼭 명심해야 될 것은 중국 상표 브로커가 선점한 자사의 상표에 대한 양수도 협상을 시도하는 경우라도 해당 상표에 대한 무효심판 제출과 신규출원을 진행한 후에 상표양수도

협상을 진행해야 된다는 것입니다.)

중국 상표 브로커는 크게 2가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

첫번째는 단순히 타인의 상표를 선점한 후 해당 상표를 다시 판매하는 것을 목적으로 하는 경우와 두번째, 타인의 상표를 선점한 후 해당 상표를 활용해서 직접 제품을 생산 및 판매하는 경우입니다.

두번째 유형과 같이 한국 기업의 상표를 선점하고 해당 상표를 부착한 제품을 직접 생산 및 판매하는 경우에는 해당 상표를 등록무효 시킬 수 있는 가능성도 낮으며 한국기업의 입장에서는 자사의

브랜드를 통한 중국 시장 진출이 원천적으로 불가능하게 될 수 있는 것입니다.

하지만 첫번째 유형의 경우 한국기업의 상표를 무단으로 선점한 후에 해당 상표를 다시 판매하는 것이 목적이기 때문에 상표양도협상을 통해서 조기에 상표권을 회수하는 방법을 시도해볼 수 있습니다.

그리고 서두에 설명 드린 것과 같이 2019년 상표법 개정을 통해서 타인의 상표를 악의적인 방법으로 등록 받은 상표에 대해서 무효결정이 선고되는 비율이 높아지고 있는 것을 대부분의 중국 상표 브로커

(또는 상표브로커의 상표 출원업무를 진행하는 상표 대리사무소)들도 인지하고 있기 때문에 이전과 달리 터무니없이 높은 상표양도 금액을 요구하면서 버티는 경우보다는 현실적인 금액으로 상표양도가

이루어지는 사례가 늘어나고 있는 추세입니다.

중국 상표 브로커에 의해서 자사의 상표가 선점된 경우 자사의 중국시장 진출계획, 중국 상표브로커의 한국기업상표 선점 내역, 선점상표에 대한 등록무효결정 가능성 등을 종합적으로 검토를 한 후에

자사의 상황에서 가장 효율적인 대응 방안이 어떤 것인지 고민하고 결정하는 것이 중요하다고 생각됩니다.

임동숙

리팡 아거스 (빅데이터 분석기반 해외 위조상품 모니터링&단속 전문기업) 대표

리팡 외국법자문 법률사무소 (중국 지식재산권 및 외상투자 전문 법률사무소) 소장